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Propriété intellectuelle

Au 1er janvier, les choses changent !

Le 30 décembre 2020, un accord de commerce et de coopération a été signé avec le Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2021, cet accord détermine les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans un certain nombre de domaines et notamment s'agissant de leurs relations commerciales.

L'accord a entraîné des changements importants auxquels il faut s'adapter.

Il est recommandé aux entreprises de réaliser un audit de l’ensemble des brevets, marques, modèles et dessins juridiquement liés au Royaume-Uni.


Vous êtes concerné si votre entreprise est dépositaire de brevets, de dessins, de modèles ou de marques européennes actifs au Royaume-Uni ; si votre entreprise à des contrats en cours avec des clients ou des fournisseurs installés au Royaume-Uni contenant une clause de propriété intellectuelle.

Vous n’avez pas trouvé les réponses à vos questions sur cette page ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : brexit.entreprises@finances.gouv.fr.


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questions

les plus fréquentes


  • Que dois-je faire si je détiens des titres de propriété intellectuelle (brevets européens, marques, dessins et modèles) ?
  • Un accord de retrait a été approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen, organisant la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union européenne au 1er février 2020.

    Après la fin de la période de transition, l'accord de retrait garantit la protection continue des droits de propriété intellectuelle existants au niveau de l'UE au Royaume-Uni.

    • Par exemple, les brevets européens (OEB), qui ne sont pas juridiquement liés à l’UE, restent valables au Royaume-Uni après le 1er janvier 2021. Aucune démarche n’est donc nécessaire. L’accord sur la relation future entérine l’extension de la protection pour les brevets pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, néanmoins mais mentionner la durée maximum de cette extension.
    • De même, la protection des certificats d’obtention végétale ne devrait pas être impactée par le Brexit, le Royaume-Uni étant membre de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV). En revanche, les marques de l’UE, ainsi que les dessins et modèles communautaires, ne seront plus protégées sur le territoire britannique de manière automatique.

    1. Les marques de l’Union européenne n’incluront plus le territoire britannique à partir du 01 janvier 2021. Si vous souhaitez disposer d’un droit de marque au Royaume-Uni et sur le territoire de l’Union européenne et que celle-ci n’a pas encore été déposée ou enregistrée auprès de l’EUIPO au  31/12/2020, alors  il conviendra de procéder à deux dépôts différents : un auprès de l’EUIPO et l’autre auprès de l‘office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO).

    En ce qui concerne les marques déjà déposées ou enregistrées avant le 1er janvier 2021, deux situations se présenteront, avec des conséquences différentes :

     - La marque de l’union européenne est enregistrée auprès de l’EUIPO au 31/12/2020

    Par principe, la marque de l’UE sera "clonée" dans le registre britannique, gratuitement, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque internationale désignant l’UE, et quelle que soit la nature de la marque (individuelle, collective ou de certification). Aucun examen ne sera réalisé par l’Office britannique (l’«UKIPO»). La marque clonée héritera de la date de dépôt de la marque de l’UE initiale, conservant ainsi son antériorité.

    Nous attirons votre attention sur la nécessité de disposer, à partir du 31 décembre 2023, d’une adresse postale de correspondance au Royaume-Uni pour les échanges avec l’UKIPO. Il sera donc nécessaire de désigner un mandataire local, engendrant des frais complémentaires (environ 120 €HT par marque).

    Si vous estimez qu’une marque britannique n’est pas opportune dans le cadre du développement de vos produits ou services, il sera possible, dans certains cas, de refuser l’importation automatique de la marque dans le registre de l’UKIPO (« opt-out »). Vous ne disposerez alors plus de droit de marque au Royaume-Uni.

    Pour ce qui concerne le cas particulier des licences :  En l’absence de précision contraire au contrat, la licence continuera de produire ses effets au Royaume-Uni et inclura de facto la marque britannique clonée. Si la marque de l’UE fait l’objet d’une licence et que le titulaire souhaite recourir à la procédure d’opt-out, une information devra être préalablement délivrée au licencié ou son accord obtenu. La décision de recourir à la procédure d’opt-out devra être prise au cas par cas.

    Enfin, si votre marque de l’UE existante expire entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, un délai complémentaire de six mois sera accordé afin de réaliser la formalité payante de renouvellement de la marque clone britannique, sans paiement d’une surtaxe. La marque de l’UE devra être renouvelée indépendamment.

                    - La marque de l’union européenne est en cours d’enregistrement auprès de l’EUIPO au 31/12/2020

    SI La marque a été déposée ou publiée auprès de l’EUIPO, c’est-à-dire qu’elle se situe entre la phase d’examen et la phase d’opposition, alors elle ne sera pas importée dans le registre britannique.

     Si vous souhaitez maintenir vos droits sur ce territoire, un nouveau dépôt de marque britannique devra être réalisé avant le 30 septembre 2021 pour conserver la date de dépôt de la marque de l’UE initiale. Les frais à prévoir pour une telle démarche sont de l’ordre de 1 600 € pour 3 classes. Un devis détaillé peut vous être adressé au cas par cas sur demande.

    L’équipe du pôle marques de la mission APIE se tient à votre disposition pour mettre en place la stratégie la plus pertinente pour la protection de vos marques au Royaume-Uni.

     

    2. Pour les dessins et modèles communautaires, en raison de l’exigence de nouveauté, la situation est plus complexe si les dessins et modèles ont déjà été publiés ou exploités. Il conviendra de se poser la question de l’opportunité d’un dépôt sous forme d’un modèle ou sous une autre forme.. Les dessins et modèles communautaires non enregistrés (DMCNE), qui bénéficient dans l’UE d’une protection de 3 ans, ne seront plus protégés sur le territoire du Royaume-Uni. Dès lors, vos dessins et modèles devront être divulgués dans un État membre de l’UE pour faire naître la protection de 3 ans et il est préférable, par prudence, de les déposer devant l’IPO pour une protection sur le territoire britannique.

    Les dessins et modèles internationaux désignant « l’UE » (système de Madrid pour les marques et arrangement de la Haye pour les dessins et modèles) ne seront plus protégés sur le territoire du Royaume-Uni. Par prudence, il est préconisé de désigner le Royaume-Uni dans la demande de titre international auprès de l’OMPI ou de redéposer votre titre au Royaume-Uni directement par la voie nationale.

    • Si vous êtes habilités à utiliser une indication géographique (IGP), une appellation d'origine (AOP), une spécialité traditionnelle garantie (STG) ou une mention traditionnelle pour le vin, vous pourrez continuer à l’utiliser, sans réexamen, au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020.

    En effet, quelle que soit l'issue de la négociation, les indications géographiques (IGP), appellations d'origine (AOP), spécialités traditionnelles garanties (STG) et mentions traditionnelles pour le vin qui existeront au 31 décembre 2020, continueront de bénéficier du même niveau de protection au Royaume-Uni que celui existant dans l'Union européenne.

    En revanche, les modalités de protection de celles qui seront créées après le 31 décembre 2020 dépendront de l'issue de la négociation en cours sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. En l'absence d'accord, la protection des indications géographiques européennes au Royaume-Uni devra être conforme aux modalités et procédures établies par les autorités britanniques. La protection des indications géographiques n’étant pas aussi élevée sur le territoire britannique que dans l’UE, il sera également utile de déterminer comment les protéger au Royaume-Uni.

    • Enfin, dans tous vos contrats contenant une clause de propriété intellectuelle, il est nécessaire d’ajouter « Royaume-Uni » à côté de l’Union européenne parmi les territoires visés, si vous détenez des droits sur ce territoire.

    Pour plus d’informations : https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a.


  • Est-ce qu’un mandataire professionnel britannique peut continuer de représenter devant l’INPI des tiers depuis le Royaume-Uni au titre de la libre prestation de service ?
  • Durant la période de transition, les droits et obligations actuels restent applicables. Les conditions qui s'appliqueront après la fin de la période de transition ne sont pas encore connues.


  • Est-ce que les personnes physiques ou morales britanniques exerçant une activité de conseil en propriété intellectuelle en France peuvent continuer à exercer leur activité ?
  • Durant la période de transition, les droits et obligations actuels restent applicables. Les conditions qui s'appliqueront après la fin de la période de transition ne sont pas encore connues.

    L’inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. La nationalité d’un État membre de l’EEE est requise pour les personnes physiques. La représentation d’un client devant l’Institut national de la propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. L’activité est exercée uniquement sous une forme juridique comme la SCP (société civile professionnelle), la SEL (société d’exercice libéral) ou autre, sous certaines conditions. Quelle que soit la forme juridique, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des professionnels ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE. Les cabinets de juristes peuvent être autorisés à fournir